Viktiga regeländringar vid Europeiska Patentverket

Europeiska Patentverket kommer att den 1 april 2010 införa regeländringar, vilka kommer att ha inverkan på två aspekter när det gäller europeisk patentpraxis.

Dessa är:

1) inlämnande av avdelade patentansökningar, och
2) innehåll som skall bli föremål för nyhetsundersökning och efterföljande behandling av sådant innehåll.

1. Avdelade ansökningar

För närvarande är det möjligt att lämna in en avdelad ansökan när som helst från vilken som helst ikraftvarande Europeisk patentansökan. Den avdelade ansökan måste vara inriktad på innehåll, som anges i den tidigare ansökan. En avdelad ansökan kan också inlämnas från en ikraftvarande ansökan som i sig själv är en avdelad ansökan.

Från och med 1 april 2010 kommer att utsättas en tidsgräns på 24 månader när en avdelad ansökan får lämnas in. Denna tidsgräns utlöses av utfärdande av det första beskedet från granskningsavdelningen i den tidigaste ansökan. Om en anmärkning om oenhetlighet senare utfärdas mot en ansökan, kommer utfärdande av ett föreläggande från granskningsavdelningen, vilket gör sökanden uppmärksam på bristande enhetlighet, att utlösa en ny 24 månaders period inom vilken en eller flera avdelade ansökningar kan lämnas in.

Eftersom 24 månadersperioden kommer att hänföra sig till alla avdelade ansökningar, som härstammar från den tidigaste ansökan, måste alla avdelade ansökningar lämnas in inom den ursprungliga 24 månadersperioden så vitt inte en anmärkning om oenhetlighet senare utfärdas i någon av ansökningarna.

I det fall det utfärdas en oenhetlighetsanmärkning, är det viktigt att notera att eventuell efterföljande avdelad ansökan inte nödvändigtvis måste vara inriktad på det innehåll, som bedömts vara oenhetligt.

För att hålla öppet möjligheten att lämna in en avdelad ansökan så länge som möjligt, kan det i praktiken vara värdefullt att provocera fram en oenhetlighets-anmärkning när man lämnar in en avdelad ansökan inom den ursprungliga fristen på 24 månader.

Fastän dessa regeländringar kommer att träda i kraft den 1 april 2010, kommer det att finnas en sex månaders övergångsbestämmelse som går ut den 1 oktober 2010 för alla ikraftvarande ansökningar för vilka den 24 månaders tidsgränsen redan har utgått. På samma sätt, om 24 månaders fristen fortfarande är i kraft den 1 april 2010, kommer den att fortsätta att gälla åtminstone till den 1 oktober 2010.

Med hänsyn till det ovanstående, uppmanar vi med eftertryck våra klienter att gå igenom alla ikraftvarande europeiska patentansökningar för att utvärdera behovet av att lämna in avdelade ansökningar, med tanke på att, för ärenden i vilka det första föreläggandet har utfärdats före den 1 oktober 2008, slutdatum för att lämna in ytterligare avdelade ansökningar kommer att utgå den 1 oktober 2010 (naturligtvis under förutsättning att inte en oenhetlighetsanmärkning utfärdas senare).

2. Nyhetsundersökning och efterföljande behandling

I syfte att förbättra kvaliteten hos inkommande patentansökningar och för att strömlinjeforma beviljningsprocessen kommer regeländringar att träda i kraft från den 1 april 2010, vilka kommer att a) tillåta EPO att begränsa omfattningen av den europeiska nyhetsgranskningen och b) tvinga sökanden att besvara patenterbarhets-utlåtanden från EPO.

a) Omfattningen av den europeiska nyhetsundersökningen

Om en europeisk patentansökan lämnas in med mer än ett oberoende krav i samma kategori (produkt, apparat, metod, användning) kan EPO, före inledningen av undersökningen, att inbjuda sökanden att ange inom en inte förlängningsbar tid av två månader på vilket oberoende krav han/hon vill att den europeiska granskningen skall baseras. Om sökanden inte svarar på inbjudan kommer den europeiska nyhetsgranskningsrapporten att baseras på innehållet i det första oberoende patentkravet i varje kategori. De inte granskade kraven måste därefter strykas.

Om European Patent Office anser att de inlämnade kraven är så oklara att en meningsfull nyhetsundersökning inte kan göras, kommer sökanden att inbjudas att ange inom en inte förlängningsbar tid av två månader på vilket innehåll han/hon vill att den europeiska nyhetsgranskningsrapporten skall baseras. Om sökanden inte svarar på inbjudan kommer European Patent Office att utfärda en motiverad förklaring som anger att det är omöjligt att genomföra en meningsfull nyhets-undersökning.

b) Svar på patenterbarhetsbedömningar

Vid upprättande av nyhetsundersökningsrapporten utformar för närvarande nyhetsundersökningens granskare en patenterbarhetsbedömning i form av ett skriftligt utlåtande som identifierar eventuella anmärkningar som han/hon kan ha på de ansökningshandlingar som undersökts. Det skriftliga utlåtandet översänds till sökanden endast för informationsändamål, men sökanden kan lämna in ett frivilligt svar. Skulle sökanden besluta att gå vidare med ansökan genom att betala granskningsavgiften, övertar granskningsavdelningen ansvar för ansökan och, i praktiskt taget samtliga fall, återutsänds det skriftliga utlåtandet som ett första föreläggande. Beroende på arbetsbelastningen för förste granskaren, kan det första föreläggandet utfärdas flera år efter inbetalning av granskningsavgiften.

För alla europeiska ansökningar för vilka en nyhetsundersökningsrapport och ett skriftligt utlåtande upprättas på eller efter den 1 april 2010, kommer det att vara obligatoriskt för sökanden att bemöta alla anmärkningar som rests i det skriftliga utlåtandet inte senare än vid utgången av tidsgränsen för betalning av gransknings-avgiften. Om ändrade patentkrav lämnas in har sökanden skyldighet att identifiera ändringarna och förklara var det finns underlag för ändringarna i grundhandlingarna.

När man går in i den Europeiska regionala fasen av en PCT-ansökan för vilken EPO har verkat som nyhetsundersökande och/eller preliminär granskningsmyndighet, kommer sökanden att vara tvungen att svara på det skriftliga utlåtandet/gransknings-rapporten inom en tid av två månader från att man har underrättats om beskedet enligt Rule 161, såvida inte ändrade patentkrav har lämnats in under PCT Article 19 eller PCT Article 34. Med andra ord, om det finns ouppklarade anmärkningar vid inträde i den Europeiska regionala fasen, kommer sökanden att vara tvungen att bemöta dessa anmärkningar inom den ovan nämnda tvåmånadersperioden.

När man går in i den Europeiska regionala fasen av en PCT-ansökan för vilken EPO inte har verkat som nyhetsundersökande och/eller preliminär granskningsmyndighet, kommer EPO att vara skyldiga att upprätta en supplementär europeisk nyhets-undersökningsrapport. När man gör detta kommer EPO också att upprätta ett skriftligt utlåtande som identifierar eventuella anmärkningar. Återigen är sökanden tvungen att lämna in ett svar på ett sådant skriftligt utlåtande. Fristen för att lämna in ett svar kommer att sammanfalla med den för att informera EPO om att sökanden önskar fortsätta med ansökan. Fastän den fristen för närvarande är två månader, förutses att EPO kommer att ge sökanden en sex månader lång frist för att utföra detta.

Med hänsyn till dessa kommande förändringar rekommenderar vi starkt att de ursprungligen inlämnade patentkraven överensstämmer med de formella kraven från EPO och att sökande är beredda på att i tid lämna in ett fullt motiverat svar på vilken som helst åsikt om patenterbarheten från EPO.

Om Ni skulle ha några frågor angående dessa regeländringar eller behöver någon ytterligare information, ber vi Er naturligtvis att inte tveka att kontakta oss.

// Andrew Hammond