PMÖD sätter ner foten för 3D-varumärkesregistreringen av ”Foppatoffeln”

Den 2 december 2020 avkunnades en mellandom i Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) i det uppmärksammande målet mellan Crocs Inc. (Crocs) och ÖoB Aktiebolag (ÖoB) (PMT 7014-19). Domen rör hävning av Crocs tredimensionella varumärkesregistrering (3D) (se nedan) och är en del av ett intrångsmål där Crocs stämt ÖoB för intrång i Crocs 3D-varumärkesregistrering för den välkända ”Foppatoffeln”.

Crocs etablerade sig 2005 på den svenska marknaden genom försäljning av ”Foppatoffeln” och ansökte om sitt 3D-varumärke i Sverige 2008. När ÖoB under 2014 och 2015 sålde två modeller av tofflor och kallade de ”EVA-tofflor” ansåg Crocs att EVA-tofflorna utgjorde intrång i Crocs varumärkesregistrering för ”Foppatoffeln”. Crocs utfärdade därför 2015 ett varningsbrev till ÖoB och senare väcktes även talan om intrång i domstol. ÖoB beslutade sig då för att genstämma Crocs i ett försök till att häva Crocs 3D-varumärkesregistrering. Innan intrångsmålet kan avgöras i PMÖD ska hävningstalan avgöras som mellandom vilken meddelades förra veckan.

PMÖD har i målet prövat om det föreligger grund för att kunna häva Crocs 3D-varumärkesregistrering enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen och delat in prövningen i tre delar;

1. Föreligger något hinder för registrering med hänsyn till varumärkets form jämfört med varans art, de tekniska aspekterna eller ger registreringen ett betydande värde för varan, enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen?

2. Om inte, finns bristande särskiljningsförmåga i varumärket, dvs. skiljer sig inte varumärket tillräckligt från andra på marknaden som skulle stå som hinder för registrering, enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen?

3. Om inte, har Crocs agerat på ett sätt i handeln som skulle kunna påvisa passivitet eller liknande som skulle kunna leda till att varumärket har urvattnats och istället ska ses som en för alla tillgänglig form för denna typ av varor och därmed hävas av den anledningen?

PMÖD behandlar fråga 1 om registreringshinder och tydliggör att EU-domstolens praxis visar att syftet för varuformer är att de inte ska kunna skyddas varumärkesrättsligt för att uppnå ett bättre skydd tidsmässigt jämfört med andra immateriella rättigheter, t ex tekniska lösningar som har begränsning för registrering i 20 år. Det finns även ett behov av att inte kunna registrera alla typer av former, ett s k fribehållningsbehov. Här behöver man se om formen följer varans art genom att objektivt se till helhetsintrycket av varan, toffeln i detta fall eller till dess olika beståndsdelar vilket avgörs från fall till fall när man ställer sig frågan om vilka de väsentliga särdragen hos varumärket är i dess grafiska återgivning i registreringsbeviset. PMÖD kommer här fram till att dels hälremmen, dels hålet på ovansidan och på sidorna utgör de väsentliga särdragen på ”Foppatoffeln” och de betydelsefulla delarna av varumärket som ska bedömas om de följer varans art. PMÖD kommer fram till att det inte finns något hinder för registrering eftersom det finns många varianter av att utforma denna typ av vara och formen är inte heller nödvändig för att uppnå en specifik teknisk lösning. Domstolen beslutar att inget registreringshinder föreligger på denna grund.

Därefter ser PMÖD på fråga 2 om en hävning kan ske på grund av bristande särskiljningsförmåga som uppnåtts innan ansökan om hävning inkom. PMÖD prövar särskiljningsförmågan i två delar; en ursprunglig särskiljningsförmåga eller en förvärvad. Skulle en normalt, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument redan vid tidpunkten för ansökan av varumärket 2008 kunna urskilja att ”Foppatoffeln” kommer från Crocs eller ett visst företag genom att se till dess form? Skiljer formen sig så pass betydande från vad som är vanligt i branschen att man kan härleda formen till vem som tillverkat den i en helhetsbedömning så varumärket ska anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga? Eller har varumärket förvärvat motsvarande särskiljningsförmåga genom omfattande användning, t ex genom en enda leverantören på marknaden och att en större del av köparna (omsättningskretsen) associerar formen av toffeln som i 3D-varumärket till just Crocs självständigt utan att se till ett eventuellt namn eller logga på produkten?

I en samlad bedömning ansåg inte PMÖD att Crocs hade kunnat bevisa att ”Foppatoffeln” varken hade ursprunglig särskiljningsförmåga eller förvärvat särskiljningsförmåga, trots sin stora försäljningsframgång och mediala uppmärksamhet då kommersiell framgång inte är tillräckligt. Inte heller hade formen skiljt sig tillräckligt från andra skomodeller på ett betydande sätt. Crocs hade inte heller kunnat visa att marknadsföring av toffeln lett till att formen i sig uppfattats som ett varumärke utan marknadsförts tillsammans med namnet ”Crocs” och/eller Crocs logga i form av en krokodil, vilket är det sätt som konsumenter är vana att uppmärksamma dessa typer av varor på.

PMÖD har därmed kommit fram till i sin prövning att 3D-varumärket av ”Foppatoffeln” ska hävas eftersom det saknar särskiljningsförmåga och fråga 3 om urvattning behöver inte prövas.

Domen kring hävning påverkar således avgörandet i intrångsmålet eftersom registreringen kommer att hävas och därmed kan även intrångsmålet leda till samma domslut som i tidigare instans där intrångsmålet ogillades. Det finns dock inget utsatt datum ännu för när intrångsmålet kan komma att avgöras.

Historien kring ”Foppatoffeln” som 3D-varumärke kan därmed kommit till sin ända och vi kan redan nu konstatera att det fortfarande råder en relativt långtgående, omfattande och strikt prövning kring 3D-varumärken enligt både EU-praxis och svensk praxis vilket även tidigare prövats i avgörande bl a för Mag-Lite, C-136/02, Specsavers, C-252/12 med flera. Resultatet bör i förevarande fall vara att möjligheten att sälja tofflor liknande ”Foppatoffeln” under dessa givna förutsättningar nu är fri. Domstolen har tydliggjort att möjligheten till överklagan är i PMÖD stängd som huvudregel och så även i detta fall.

För att harmoniera medlemsländernas tolkningar och prövningar har immaterialrättsmyndigheterna inom det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar tidigare i år utgivit ett s k ”gemensamt meddelande” till alla medlemsländer.[1] Meddelandet rör riktlinjer över hur just särskiljningsförmågan för 3D-varumärken ska prövas och bedömas för att upprätthålla rättssäkerheten vid dessa bedömningar, när formen i sig inte anses ha särskiljningsförmåga, genom att lägga till ord- och figurdelar, färg eller färgkombinationer och kombinationer av delar och på så vis uppnå särskiljningsförmåga hos varumärket. Dessa riktlinjer och exempel kan ge god ledning för rättighetshavare vid skapandet av nya 3D-varumärken för hållbara varumärkesregistreringar i framtiden.

[1] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_sv.pdf

Crocs tredimensionella varumärkesregistrering nr. 400517 (Sverige).

 

// Helena Reminers